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質問回答祭り

毎日寒くなりましたね。
さて、気がついたら12月になってしまいそうなので、保留にしていた質問について回答します。

ゆうしゃ

これぽん特159条
R3-特16-イ について、
審査段階で明確性の拒絶理由が一度出ていて、補正により解消したが、29条2項の拒絶理由が見つかり、補正により解消できず拒絶査定。
のようなパターンで、審判段階において明確性要件を満たしていないと判断され、その旨の拒絶理由を出さずに不成立審決、となる場合はありませんか?

問題文には「ある特許出願について、特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定のみにより拒絶をすべき旨の査定がなされた。」と記載されいます。
したがって、明確性の拒絶理由が出ているということはありません。
なお、明確性の拒絶理由が一度出ていれば、そのまま拒絶審決となることはあります。

続いて論文についての質問です。

ゆうしゃ

1.特実 平成18年問題 Ⅰ 設問(1)(イ)
補償金請求権を発生させるための手続(答案例の項目3)を挙げられませんでした。
(設問(ロ)に「(イ)で論じた手続に基づいて権利の設定の登録がされた」と記載されているため、(イ)における「権利」に補償金請求権は入らないと思い込んでしまいました。)
設問(ロ)で補償金請求権に基づく金銭支払請求(答案例の項目1)は挙げられており、出願公開請求にも触れているのですが、やはり項目落ちとしてかなり減点になるでしょうか?
( 出願公開請求 は設定登録後にできる手続ではないため、記載として苦しいなとは思いました。)

基本的には、項目毎に点数がつくという理解でいいと思っています。
なので、減点されるというより、補償金請求権の分の点数が入らないというものです。
そして、それがどの程度の点数になるかは、実際の受験生の相対評価になります。
受験生層が解らないので、過去問で点数がつくかどうかのの学習をするのはナンセンスです。
単純にレジュメにある項目を必要事項として学習すればいいだけです。
なお、項目を挙げられるかどうかについては、勉強としては後の方でOKです。
最初の頃は、まずはマッチング等でトリガーをおさえることに全力を注いでください。

ゆうしゃ

特39条これポン4[H28-特20-ハ]
出願Cは分割出願ですので親出願である出願Aの出願日に遡及するのですが、問題文では、「出願Aは出願公開されることなく取り下げられた」とあり、出願がなかったことになるので、出願Cは遡及せず現実の出願日と思ってしまったのですが、親出願が取り下げになっても出願日は残ったままなのでしょうか?

分割出願において、親出願の帰趨と、子出願の遡及効は関係ありません。
したがって、子出願は分割した時点で(要件を満たせば)出願日は遡及しています。
なお、不適法な補正で分割の要件を満たさなくなれば、出願日はその時点で遡及しません。
この場合でも親出願は関係がありません。

ゆうしゃ

内容は特65条6項の準用条文についてです。
条文では101条、104条、・・・・、168条3項~6項と挙がっているのですが補償金請求権とこれらの条文のどの部分を準用しているのかがわかりません。
そもそも、補償金請求権が行われる具体的な場面は「訴訟の場」で行われるのでしょうか?
この部分については5年間悩み続けていて、不明なまま本試験に臨んでました。

質問の意図が難しいですが、補償金請求権は相手に請求します。
このとき、相手が「そうですね」と素直に従えばお金くれるので話は終わりです。
ただ、通常は「いやいや、侵害なんてしてないでしょう」とか争いになります。
したがって、特許権の設定登録後、侵害訴訟の中で併せて請求していく流れになります。
基本的に侵害行為になるようなものを、出願時に実施していれば補償金請求権の対象になります。
なので、適宜条文が準用されているというイメージをもてばよろしいかと思います。

ゆうしゃ

1)「訂正の再抗弁」は条文にはないですか。認められるための要件はどこに書いてありますか。(自分のメモに判例とあります)
単純に「訂正審判請求を行う」では間違いなのですか?
2)解答に「訂正要件を満たしている」とありますが、具体的内容は書かなくても良いのでしょうか。書く場合、時期的要件(無効審判が請求されていない)、訂正の内容が限定的減縮であること、明細書の範囲であること、独立特許要件を満たすことになりますか?
3)書いておいてなんなのですが「独立特許要件」が何回読んでもよくわかりません。
この問題文で満たすか満たさないか、どう判断するのでしょうか。

1については、抗弁として主張するというものです。
訴訟中に相手が104条の3を主張してきます。
このとき、「訂正したから無効理由解消したよ!解消後も君の製品は侵害してるよ」ということを主張する(これを抗弁といっている)ことが大切ということです。
なので、条文と言われれば条文なのですが、訴訟中に反論する一つの手段として押さえて下さい。
訂正審判を行ったとしても、それを訴訟で言わないと裁判官に伝わりません。
訴訟の場面で裁判官に上記主張をしているというのが訂正の再抗弁です。

2については、レジュメのバランスで記載は必要です。
訂正の要件については、レジュメの有無に拘わらず、書く受験生は多いです。
なお、論文の勉強をすると色々な項目の有無がレジュメのバランスによって分かれます。
無いからといって不要という訳ではありません。

3について独立特許要件についての説明は講義を参照してください。
権利者側であれば、独立特許要件を満たしていなければ、そもそも無効理由を有することになります。
したがって、権利行使ができなくなりますので、独立特許要件は満たす流れでいいと思います。

ゆうしゃ

短答意10条これポン13に掲載されている[H19-25-1]が☓になる理由がわかりません。意匠ハは登録意匠イとロのいずれにも類似しているので、登録される(=◯)になるように思われるのですが、いかがでしょうか。

本意匠は必ず先願である必要があります。また、本意匠は1つしか指定できません。
例えば、イを本意匠として指定すれば、ロとの関係で9条違反になります。
ロを本意匠として指定すれば、逆にイとの関係で9条違反になります。

ゆうしゃ

意2条これポン3[R05-意01-イ]が☓になる理由がわかりません。青本P1256”画像”の字句の解釈がありますが、それはあくまで条文でも”画像”と記されている3条2項を指し、3条1項1号は”意匠”とあるので、意匠法で言う画像の意匠を指すのであれば2条1項の定義に従うということでしょうか?

意匠法における画像の定義となります。
具体的には意匠法の審査基準(第Ⅳ部 第1章 画像を含む意匠 6.2)の記載とかなのですが、そこまで参照する必要はありません。
そういうものかと流す程度でもいいと思います。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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