短 答 本 試 験 お 疲 れ さ ま で し た !!!

質問(論文について)

論文組の質問もありましたので、お答えします。

ゆうしゃ

H30商標問題Ⅱの(2)です。
今回は設問にJPO以外の手続きも答えよとあるので、
マドプロ9条の2 Ⅲが思いつくし、記載できると思います。
一方で、JPO以外の手続きって記載がない場合に、マドプロ9条の2 Ⅲの手続きの記載も必要なのですか?
何が言いたいかといいますと、JPOに対する補正だけでは、今回の拒絶理由は回避できないということでしょうか?

質問の意図がわからないのですが、日本の特許庁に対する補正で解消しないという拒絶理由通知はありません。
しかし、IBに対する手続きでは解消しない場合はあります。
これは、意見書が出せないため、日本の特許庁に説明できないためです
(それ以外もあるのですが、簡単にはそんな理解でOKです)。

さて、マドプロですが、この2つのルートがあるというのは、何故なのか?と思いますよね。
マドプロのメリットですが、例えば、日本の企業がマドプロで出願をすると、外国の商標を、現地代理人(各国の弁理士)を使わないで登録を受けることができることが一番の大きなメリットです。
そのため、現地代理人の費用がかからないといった部分は魅力的です。

しかし、一回拒絶理由がでると、外国の特許庁とやり取りをする場面がそこから発生します。
そのときから、現地代理人が必要となり、結局費用がかかってしまうというデメリットが生じます。

もし、軽い補正で対応可能であれば、IBに対して手続きをすることで、現地代理人を使わないということが可能になります。そのため、2ルートあるメリットがあります。

試験問題において、IBのルートは一応検討する必要はあると思います。
ただ、直接問われていない内外の問題においては、軽く記載するだけで問題ないと思います。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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